Marque déposée au nom descriptif et nom de domaine similaire

[LdHk]

Bonjour,

J'ai parcouru avec intérêt plusieurs fils de discussion sur le sujet, sans pour autant trouver de cas qui corresponde précisément au mien, ce qui m'amène à créer mon propre fil.

A des fins d'anonymat (y compris pour la partie adverse), je vais utiliser des exemples d'illustration, en modifiant l'activité et l'emplacement géographique. Avant toute chose, je souhaite préciser ma bonne foi : je n'avais pas connaissance de l'existence desdits domaines et n'ai en aucun cas cherché à nuire à l'activité de quiconque.

Je suis "propriétaire" d'un nom de domaine composé de deux termes descriptifs (et non distinctifs) : le premier correspond à mon département, le second à mon activité professionnelle. Disons, pour l'exemple, vaucluse-automobile.fr
Ce nom de domaine est lié à un site web dont l'activité correspond au nom, et est entré en exploitation récemment.

J'ai reçu ce jour l'e-mail d'un "collègue" concurrent, m'informant avec courtoisie que ce nom est litigieux, dans la mesure où il a déposé la marque (pour filer l'exemple) Vaucluse-Auto à l'INPI, dans la classe correspondant à la même activité, et qu'il dispose de deux noms de domaine, à savoir (toujours suivant l'exemple) : vaucluseauto.fr et vaucluse-auto.fr, tous deux alias d'un nom de domaine principal construit sur le modèle prénom-nom.fr
Il m'invite par conséquent à discuter de tout ça pour trouver une solution à l'amiable, ce qui ne manque pas de classe même si l'issue semble toute trouvée.

Je suis bien conscient des problématiques d'antériorité d'une part, d'enregistrement de la marque d'autre part, ainsi que du fait que nous occupons un même secteur d'activité ET un même secteur géographique.

Maintenant, les éléments qui me font douter de la légitimité de sa demande :

• - Une marque (et cela vaut pour un nom de domaine) doit être un signe distinctif et non un signe descriptif. Par conséquent, si le nom utilisé correspond à un élément de langage courant ou décrit simplement l'activité ou sa situation géographique, alors elle n'a pas de valeur légale. Ici, rien ne permet de distinguer sa marque d'une autre, car il n'est pas le seul dans le secteur de l'automobile dans le Vaucluse ;

• - Il est interdit d'utiliser comme signe un terme descriptif qui corresponde à l'activité elle-même. Pour reprendre l'exemple d'un autre fil, "les bonnes glaces" est une marque convenable pour du prêt-à-porter mais pas pour un marchand de glaces. En ce qui me concerne, je ne compte pas déclarer de marque, mais simplement utiliser le nom de domaine associé, ce qui n'est pas interdit. J'accepte tout à fait d'être exposé à la concurrence et je mise sur mon travail pour me démarquer.

Si j'ai raison sur les deux points évoqués ci-dessus, je peux, si ça se corse, invoquer la nullité de sa marque et la faire désinscrire par l'INPI après passage au tribunal (ou a minima, éviter tout souci de mon côté, sans aller l'embêter lui).

Savez-vous si je suis à côté de la plaque, si je rate quelque chose ?

Si je suis en tort, je n'hésiterai évidemment pas à changer de nom de domaine. En revanche, si je suis dans mon droit, ce nom de domaine me donne un avantage évident en termes de référencement (au même titre que les siens pour lui) et j'aimerais autant pouvoir l'exploiter.
Merci d'avance pour le temps passé à me lire et à réfléchir avec moi :roll:

 

[Thiery31]

Je suis d'accord avec vous mais je vous conseillerais de prendre l'avis d'un avocat ou à tout le moins de l'INPI.

 

[LdHk]

Après davantage de recherches et l'étude de cas ayant fait jurisprudence, il ressort que je suis dans mon droit. :mrgreen:
En effet, la marque n'ayant aucun caractère distinctif, elle n'a pas de légitimité et serait vraisemblablement annulée en cas de jugement.

Je cite un cabinet d'avocats sur l'affaire vente-privée.com (sans vouloir faire de publicité...) :

Par un jugement du 28 novembre 2013 la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé la marque française verbale « vente-privée.com » n° 3623085 pour manque de caractère distinctif en vertu des dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans son jugement le tribunal retient notamment que : « aucun écart entre le combinaison des termes et leur sens usuel n’est établi de sorte que par rapport aux produits et services, le signe concerné ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent » et que « possédant déjà des marques semi-figuratives et un nom de domaine, elle n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes venteprivée.com à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence et à générer un contentieux inutile ».

D'autres cas similaires ont été jugés, toujours avec la même issue. A l'exception de la marque "TEXTO" déposée par SFR qui a donné lieu à des rebondissements, ayant acquis une "notoriété" nationale avec le temps, ce qui peut lui conférer une légitimité (annulée en jugement puis réhabilitée en appel).

Moralité : ne pas se laisser intimider !

P.S. : j'ai envoyé un mail à l'INPI suite à la réponse de Thiery31 mais je n'ai pas de retour à ce jour.

 

[Driss-Ait-Youssef]

Bonjour,

C'est un cas de conscience. Il faut savoir estimer les conséquences après.

l'autre jour, j'ai vu qu'une start-up connue avait oublié de renouveler son .fr, j'ai failli le prendre. Comme la marque était déposée dans certaines classes, je me suis demandé ce que je pouvais faire, mais avec la perspective d'un procès, j'ai laissé tomber.